Limites de la Libertad de Creacion y Actos de confusion:Caso Bembos vs Renzo's Polleria

Marco Normativo e Institucional

1. Constitución Política de 1993: Constitución Económica, protección de la libertad de empresa, iniciativa privada, libre competencia, consumidor y derechos de propiedad.
2. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, procedimiento administrativo sancionador (i) de oficio o bilateral, (ii) trilateral.
3. Propiedad Industrial: Decisión 486 + D. Leg. 823 (Hoy D. Leg. Nº 1075)
4. Competencia Desleal: Decreto Ley 26122, hoy D. Leg. Nº 1044 (unificó normas de derecho de la publicidad).
5. Organismo competente: Insitituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI.

Antecedentes

• “Café Monterrey v. Nescafé”.
• “Scotch Brite” v. “Score White”: La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba.
  Si bien el Tribunal desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva si declara fundada la misma en el extremo respecto de actos de competencia desleal.
• Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite” v. “Score White”), Res. Nº 858-2002/TPI-INDECOPI (Exp. Nº 123587-2001)
• “La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y “trade dress” del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”. (Resaltado y subrayado agregados).
  

Renzo vs Bembos En el año 2004, Bembos denunció a Renzos por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, debido a que el local de esta última, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, contaba con una estructura casi idéntica a los locales de Bembos, empleando los colores rojo, amarillo y azul en las combinaciones distintivas de estos, así como las mismas figuras geométricas en mayólicas ubicadas en la parte inferior de las paredes externas y, ventanas circulares y rectangulares con la misma disposición. Agregó que las similitudes no se restringían al aspecto exterior del local, sino que incluían el mismo diseño de interiores, específicamente, la disposición y color de mobiliario, luminaria, pisos y decoración en general. La comisión de Represión contra la Competencia Desleal, entre otras consideraciones estableció un precedente de observancia obligatoria sobre los límites del derecho a lalibre imitación de iniciativas empresariales, previsto en el artículo 4º de la Ley sobre "Represión de la Competencia Desleal", entre ellos, el deber de diferenciación que, en observancia de la buena fe comercial, obliga a evitar imitaciones susceptibles de generarla confusión prevista en el artículo 8º de la Ley, en cualquiera de sus modalidades: Directa, indirecta o en vía de asociación, asimismo estableció los criterios a tener en cuenta para determinar cuando se produce un acto de confusión. Cuando la Resolución Nº 030-2005/CCDINDECOPI fue apelada por Renzo’s, el caso quedaba en manos del Tribunal que, para sorpresa de algunos, también declaró fundada la demanda bajo los siguientes criterios: (i) La Sala coincide con la Comisión respecto a que Renzos generó un riesgo de confusión indirecta en los consumidores sobre el origen empresarial de sus prestaciones o un riesgo de asociación con respecto a Bembos, (ii) Así, un límite al derecho de libre imitación de iniciativas empresariales es el deber de diferenciación que debe observar el competidor con respecto a las prestaciones o establecimiento ajenos, a fin de evitar que se configuren supuestos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, por último, crea una nueva modalidad de riesgo de confusión el cual es el (iii) riesgo de asociación que puede ser definida como aquel en que los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de unconcurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión2. Son precisamente estos tres puntos desarrollados por la Sala la materia de análisis del presente artículo, el cual no tiene por función desarrollar una doctrina sobre estos temas, sino más bien quitar piso a los razonamientos de la Sala en el presente caso, para generar ciertas cuestiones que pueden ser resueltas por el mismo lector. Así el presente artículo tratará, en primer lugar, el tema del riesgo de confusión indirecta y el riesgo de asociación; luego se esbozará el tema del deber de diferenciación, y, en último orden pero no menos importante- si en el caso concreto es posible de producir o no un riesgo de confusión.
• Leading case respecto de protección del trade dress como apariencia distintiva no registrada, constituida, en este caso, desarrollado desde el derecho de la competencia desleal por los elementos que constituyen:
1. La apariencia externa del establecimiento: los colores (rojo, amarillo y azul), figuras geométricas en mayólicas, forma de las ventanas; y,
2. La apariencia interna: diseño de interiores, color de mobiliario, luminaria, pisos y decoración en general.
• Se declara fundada la denuncia, por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

Determinación de acto de confusión
Diferenciacion

• ID Origen Empresarial
• No necesidades propias actividades economicas
• No estandar en el mercado
• Apariencia evitable sin altos costos

Lo que Bembos nos dejó

Propiedad Intelectual	Competencia Desleal
Registrabilidad. Hoy se rige por un Procedimiento sancionador especial (D. Leg. Nº 1075) Legitimación: sólo el titular del derecho de marca afectado. El juzgador realizará un análisis sólo respecto de los signos distintivos in abstracto, criterios gramaticales. Protección cerrada, temporal y específica.	Prescinde de la registrabilidad. Procedimiento sancionador general (Ley Nº 27444) Legitimación abierta para cualquier persona con legítimo interés El juzgador evaluará en función a criterios fácticos la existencia de un acto de competencia desleal. Protección abierta, no depende de criterio temporal, y es general.